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如何合理利用PCT申请中的国际初步审查程序?行家来支招
发布时间:2019/9/2 10:33:07       新闻来源:中国知识产权报 

  国际初步审查程序是PCT申请国际阶段中的一项重要程序。申请人可在获得国际检索报告后,根据国际检索单位出具的国际检索报告及其书面意见的内容决定是否需要启动该程序。若成功启动该程序,申请人在国际初步审查程序中有机会针对国际检索单位的审查意见做出答复并对申请进行修改,最终会获得国际初步审查报告。在该报告中,国际初步审查单位会考虑申请人的意见和修改,更为详细地解释国际检索报告所引用文件的相关性,以及对其他问题发表评论意见,如请求保护发明的清晰性或缺乏支持等情况。


  有的申请人可能会有疑问,国际检索单位在出具国际检索报告的同时就已经针对申请是否具有可专利性出具了一份书面意见,为什么还要设立国际初步审查程序,再一次出具审查意见呢?


  这是因为,国际检索是一个相对封闭的程序,原则上申请人没有对申请文件进行实质性修改以及与审查员进行沟通的机会,审查员能够不受干扰地独立理解PCT申请并做出报告。而国际初步审查则是一个开放性的程序,给予了申请人与审查员进行更多交流和沟通的机会。它允许申请人修改申请文件,给予申请人答复国际检索单位审查意见的机会,鼓励申请人充分地陈述自己的意见,允许申请人提出与审查员进行会晤等。


  因此,国际初步审查程序最重要的目的和意义在于开放和交流、答复和修改,为申请人进一步完善申请、与审查员进行交流和沟通提供了机会和渠道。


  合理利用程序


  基于这样的程序设计,在实践中,申请人应根据国际检索单位的审查意见、申请的具体情况、进入国家阶段的需要、其他程序的运用、资金、市场等各方面的因素进行综合考虑,从而决定是否需要启动国际初步审查程序,并在国际初步审查程序中尽可能地提交修改文件及意见陈述,积极与审查员进行沟通以充分利用该程序。


  第一,申请人要珍惜与审查员沟通的机会。前文已经提及,国际初步审查程序是一个开放的程序,给予了申请人陈述意见和观点的机会。因此,若申请人启动了国际初步审查程序,应尽可能地提交意见陈述,说明自己的理解和观点。


  沟通的作用是双向的。一方面,沟通有利于审查员了解申请人对于申请的构思和观点。以此为基础,审查员可以帮助申请人更好地完善申请内容,以期获得相对“正面”的国际初步审查报告,提高国家阶段的授权几率,甚至可以实现国家阶段的加快审查。毕竟一份具有肯定性的初步意见的国际初步审查报告,可以帮助PCT申请在国家阶段驶入专利审查高速路(PPH)。另一方面,在沟通过程中,审查员的意见和观点也可以帮助申请人对于申请进行更理性的判断和分析,综合考虑申请是否有必要进入国家阶段,进入国家阶段后是否还需要再依据各国的相关法律修改申请文件。


  第二,建议申请人在收到国际检索单位的审查意见后,再考虑是否需要启动国际初步审查程序。国际检索程序是每一件PCT申请的必经程序。正常情况下,申请人都将收到国际检索单位出具的国际检索报告及其书面意见。申请人只有在获得了上述审查意见之后,才需要针对国际检索单位的审查意见考虑是否需要陈述意见或者修改文件,是否需要审查员在陈述意见及修改文件的基础上重新对申请的可专利性作出评述。如果还没有获得国际检索单位的审查意见,申请人就启动了国际初步审查程序,那又何谈针对国际检索报告及书面意见提出意见陈述、修改申请文件。


  此外,申请人在收到国际检索单位的审查意见以后,再考虑是否需要启动该程序的意义还在于:如果国际检索单位的审查意见相对较为积极,审查员也未指出申请中存在任何需要修改的内容,那么申请人是无需提出国际初步审查要求的。此时,申请人可以开始考虑进入国家阶段的相关问题。如果国际检索单位的审查意见相对较为消极,申请的授权前景很低。理论上,申请人此时就可以考虑是否需要终止该申请的后续程序,以避免后续产生更多不必要的人力、物力投入。


  第三,申请人要合理利用国际阶段修改申请文件的机会。在PCT申请的国际阶段,申请人可以分别依据《专利合作条约》第19条和第34条对申请文件进行实质性修改。两者的区别在于,依据第19条的修改仅可以修改权利要求书,修改内容将进行国际公布;依据第34条的修改可以修改权利要求书、说明书及附图,修改不会进行国际公布,但会作为国际初步审查报告的附件传送至各缔约国。


  充分了解并灵活运用国际阶段修改申请文件的机会,对于是否需要启动国际初步审查程序也有很大帮助。一方面,如果申请人认为仅仅修改权利要求书就可以使申请更加完善,并且也不需要审查员再基于修改重新对于三性进行评述,那么申请人是无需启动国际初步审查程序的。此时,申请人只需要依据《专利合作条约》第19条在期限内按规定修改权利要求书即可。另一方面,如果申请人在国际阶段希望修改说明书或者附图,那么就必须启动国际初步审查程序。这是因为依据《专利合作条约》第34条的修改是申请人启动国际初步审查之后才可以利用的。也就是说,如果不启动国际初步审查程序,申请人是不可以依据《专利合作条约》第34条对权利要求书、说明书及附图进行修改的。


  第四,申请人要合理利用国际阶段其他陈述意见的机会。在PCT申请的国际阶段中,申请人若希望针对国际检索单位的审查意见进行答复或提交意见陈述,除了利用国际初步审查程序外,还可以提交“非正式意见陈述”。各缔约国都可以查看到申请人在国际阶段提交的非正式意见陈述。但非正式意见陈述在国际阶段不会得到任何主管国际单位的审查或答复,申请人也不会得到任何主管国际单位基于非正式意见陈述再次作出的书面意见。申请人提交非正式意见陈述的意义在于:在进入国家阶段后,国家阶段的审查员在审查时可以参考国际阶段提交的非正式意见陈述的内容,可能会对其判断及审查带来影响。因此,申请人应根据申请的情况、国际检索单位的审查意见、资金、市场等各方面的因素进行综合考虑,以决定该如何运用各种途径提交意见陈述以最终影响国家阶段的授权结果。


  避免三种情形


  当申请人决定启动国际初步审查程序后,在实际操作中应注意以下情形。


  第一,申请人不要仅提交修改文件或意见陈述,而不提出国际初步审查要求。


  国际初步审查程序是一个可选的程序,也就是说,需要申请人主动启动才可以进入国际初步审查程序。而启动该程序的条件是申请人在规定的期限内向主管国际初步审查单位提交合格的国际初步审查要求书,并按规定缴纳手续费和初步审查费。因此,仅仅提交修改文件或意见陈述,并不会启动国际初步审查程序。


  第二,不要仅提交初步审查要求而不提交任何修改文件或意见陈述。


  若申请人仅启动国际初步审查程序而不提交任何修改文件或意见陈述,那么国际初步审查报告的实质内容将和国际检索单位制定的书面意见的内容基本相同,这就失去了启动国际初步审查程序的意义。


  第三,不要在国际初步审查程序中修改摘要。


  摘要不属于依据《专利合作条约》第34条进行修改的范围。在制定国际检索报告时,若国际检索单位的审查员认为有必要,会在国际检索报告中对PCT申请的摘要做出必要的修改。若申请人在收到国际检索报告后,对国际检索单位的审查员制定的摘要有异议,可以在国际检索报告发文日起一个月内向国际检索单位提交意见陈述,要求其重新制定摘要。因此,申请人不需要在国际初步审查程序中对摘要进行处理。(潘文娟)


  (本文仅代表作者个人观点)



(编辑:白逸群)


(中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载。)

 
 
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